El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, ha confirmado la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que denegó el registro de una marca denominativa compuesta por un nombre y apellido, destinada a identificar bebidas alcohólicas.

La denegación se fundamentó en la existencia de riesgo de confusión con varias marcas prioritarias previamente registradas por una sociedad mercantil. La sentencia del Alto Tribunal ratifica tanto la resolución administrativa como la posterior sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que había confirmado la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Hechos probados

Denegación de marca por riesgo de confusión

El conflicto se originó tras la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó el registro de una marca en la clase 33 (bebidas alcohólicas).
El solicitante alegó que la coincidencia parcial en un apellido no era suficiente para generar confusión entre los consumidores, e interpuso recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El tribunal madrileño, sin embargo, confirmó la decisión administrativa al considerar que la coincidencia en un apellido poco frecuente, unida a la identidad de los productos, podía inducir al público a error sobre el origen empresarial.
Además, reconoció la legitimación de la sociedad oponente, que había adquirido los derechos sobre las marcas anteriores mediante una fusión por absorción.

Disconforme con la sentencia, el solicitante interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo alegando infracción de la Ley de Marcas.

Recurso de casación frente a resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas

El Tribunal Supremo recordó que, de acuerdo con el artículo 477.1.II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 6/2023, son recurribles en casación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales que resuelven recursos contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que agotan la vía administrativa.

En este contexto, el Alto Tribunal precisó que:

• El objeto del recurso es la sentencia judicial y no la resolución administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
• El examen casacional se limita a infracciones jurídicas, sin revisión de los hechos ni de la valoración probatoria.
• La finalidad del recurso es asegurar la correcta interpretación de la Ley de Marcas y la uniformidad de la jurisprudencia en materia de propiedad industrial.

Homonimia parcial y riesgo de confusión

El primer motivo del recurso de casación sostenía que la coincidencia parcial en un apellido no bastaba para generar riesgo de confusión.

El Tribunal Supremo rechazó este argumento, recordando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige una apreciación global del riesgo de confusión, basada en la impresión de conjunto que el signo produce en el consumidor medio (Sabel, Lloyd Schuhfabrik, Thomson Life).

El Alto Tribunal señaló que la coincidencia en un apellido poco común, combinada con la identidad de los productos, puede inducir al consumidor a asociar los signos como procedentes del mismo origen empresarial.

Por ello, la Audiencia Provincial había aplicado correctamente el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas y la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas fue plenamente conforme a Derecho.

Legitimación del oponente y transmisión no inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas

El segundo motivo del recurso cuestionaba la legitimación de la sociedad oponente, argumentando que la transmisión de las marcas anteriores no había sido inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El Tribunal Supremo desestimó también este motivo, señalando que:

• La fusión por absorción genera una sucesión universal, de modo que la sociedad absorbente adquiere automáticamente los derechos sobre las marcas, incluso antes de su inscripción formal.
• El artículo 46.3 de la Ley de Marcas se refiere únicamente a la oponibilidad frente a terceros de buena fe, condición que no concurría, puesto que el solicitante conocía la existencia de la fusión.
• En consecuencia, la sociedad absorbente estaba plenamente legitimada para oponerse al registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Fallo del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo desestima íntegramente el recurso de casación, confirmando tanto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid como la resolución original de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El Alto Tribunal impone las costas del recurso al recurrente y declara la pérdida del depósito constituido para su interposición, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 15.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.